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盛陽淺談：關于專利文件的主動修改

返回列表 來源：盛陽專利發布日期：2018-06-20 14:01:00

關于專利文件的主動修改，專利法第三十三條對修改的內容與范圍作出了規定。專利法實施細則第五十一條第一款對主動修改的時機作出了規定，專利法實施細則第五十一條第三款對答復審查意見通知書時的修改方式作出了規定。

盛陽淺談：關于專利文件的主動修改

1. 修改時機：
《專利法實施細則》第五十一條：
51.1 發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的 3個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。
51.2實用新型或者外觀設計專利申請人自申請日起2個月內，可以對實用新型或者外觀設計專利申請主動提出修改。
51.3申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。
51.4國務院專利行政部門可以自行修改專利申請文件中文字和符號的明顯錯誤。國務院專利行政部門自行修改的，應當通知申請人。

也即是說，申請人僅在下述兩種情形下可對其發明專利申請文件進行：
1）在提出實質審查請求時；
2）在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內。
根據《專利法實施細則》第五十一第3款，可以確定：在答復專利局發出的審查意見通知書時，不得再進行主動修改，只能針對通知書指出的缺陷進行修改。
需要注意的是，
1）針對發明專利，在初步審查程序中，申請人根據專利法實施細則第五十一條的規定提出了主動修改文本的，審查員除對補正書進行形式審查外，僅需對主動修改的提出時機是否符合專利法實施細則第五十一條的規定進行核實。符合規定的，作出合格的處理意見后存檔；不符合規定的，作出供實審參考的處理意見后存檔。對主動修改文本的內容不進行審查，留待實質審查時處理。
2）申請人在提出實質審查請求時，或者在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內，對發明專利申請進行了主動修改的，無論修改的內容是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍，均應當以申請人提交的經過該主動修改的申請文件作為審查文本。
申請人在上述規定期間內多次對申請文件進行了主動修改的，應當以最后一次提交的申請文件為審查文本。申請人在上述規定以外的時間對申請文件進行的主動修改，一般不予接受，其提交的經修改的申請文件，不應作為審查文本。審查員應當在審查意見通知書中告知此修改文本不作為審查文本的理由，并以之前的能夠接受的文本作為審查文本。如果申請人進行的修改不符合專利法實施細則第五十一條第一款的規定，但審查員在閱讀該經修改的文件后認為其消除了原申請文件存在的應當消除的缺陷，又符合專利法第三十三條的規定，且在該修改文本的基礎上進行審查將有利于節約審查程序，則可以接受該經修改的申請文件作為審查文本。
2. 修改范圍：
《專利法》第三十三條申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
這里的修改指的是針對申請文件實質內容的修改，而非注錄事項等非實質內容的修改。根據專利法、專利法實施細則、審查指南中的規定，針對主動修改唯一的要求即是遵守《專利法》第33條，也就是說這種主動修改的自由度比較大，即只要在原始申請文件中有記載，就可以對權利要求的范圍進行擴大、縮小和變更等方式的修改。也就是說，在此階段，權利要求書可以根據說明書公開的內容而重新撰寫。
但是，審查員對申請人提交的修改文件進行審查時，也要嚴格遵守專利法第三十三條的規定。原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容，以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。申請人在申請日提交的原說明書和權利要求書記載的范圍，是審查上述修改是否符合專利法第三十三條規定的依據，申請人向專利局提交的申請文件的外文文本和優先權文件的內容，不能作為判斷申請文件的修改是否符合專利法第三十三條規定的依據。但進入國家階段的國際申請的原始提交的外文文本除外，如果修改的內容與范圍不符合專利法第三十三條的規定，則這樣的修改不能被允許。

關于《專利法》第三十三條，容易發生的誤解舉例（*1）如下：
誤解1：修改后的技術方案能得到說明書支持就不超范圍。
如前述“金屬－金、銀、銅”的例子，由于審查支持問題和超范圍問題所依據的范圍不同，從而導致保護范圍相同的權利要求會因第一次是出現在原始申請文本或修改文本中而具有完全不同的命運：授權或駁回。
誤解2：權利要求“修改不超范圍”就是不擴大原權利要求保護范圍，縮小保護范圍不會產生“修改超范圍”。
權利要求“修改不超范圍”的本質含義是未納入新的技術內容，而不是權利范圍大小問題。因此，曾經也有人研究認為，專利法采用的“超范圍”一詞本身就不準確，容易導致公眾誤解，應當修改此法條的表達方式。相比而言，美國專利法第132條規定：“修改不應在發明的公開中引入新的內容”，其所采用的“不引入新的內容”更易理解、更加科學。對此，我們期待在未來修法時進行完善。
誤解3：只要添加至權利要求中的技術特征是原說明書記載的，就不超范圍。
修改是否超范圍是指修改后的技術方案作為一個整體是否有記載，而不是僅看局部修改或增加的特征本身。例如，即使單個特征本身有文字記載，但與其它特征的組合形成了一個未曾記載過的技術方案，則有可能是“超范圍的”。
誤解4：在原權利要求保護范圍內進行中位概括是不超范圍的。
在實踐中，概括性的修改內容確實存在較大的超范圍風險，但也不是絕對的，要視說明書記載的具體技術方案中不同技術特征之間的關聯程度。
例子：原始權利要求1：一種Y，其包括 A、B和C。說明書記載的實施例包括A 、B、C、D、 E 。經過中位概括，修改后的權1：一種Y，其包括A 、 B、C和D。如果從說明書看 D 和E緊密聯系（協同關系），則上述修改后的權1傾向于被認為超范圍。反之，如果從說明書看 D 和E不是緊密聯系，則上述修改后的權1傾向于被認為不超范圍。
*參照：從專利法33條和26條4款的差異解讀“修改超范圍”

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